Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống MADRID

I. PHẦN CHUNG

Thỏa ước Madrid là gì?

Đó là một điều ước quốc tế qui định về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ). Bằng việc nộp một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (NHHH) duy nhất được gọi là “đơn quốc tế” cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong đó chỉ định rõ những nước thành viên Thỏa ước Madrid mà bạn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ, NHHH của bạn có thể được bảo hộ ở nhiều nước trên thế giới mà không phải nộp từng đơn riêng lẻ ở mỗi quốc gia.

Lịch sử hình thành Thỏa ước Madrid?

Vào cuối thế kỷ XIX, thương mại quốc tế phát triển đã làm nảy sinh nhu cầu của các quốc gia chú trọng hơn nữa đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của mình đối với nhãn hiệu hàng hóa. Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại một loạt các quốc gia khác, các chủ thể buộc phải nộp nhiều đơn được thực hiện bằng ngôn ngữ khác nhau, theo yêu cầu khác nhau, cùng những khoản lệ phí khác nhau v.v… Quá trình xác lập quyền như vậy gây trở ngại và tốn kém cho các chủ thể muốn hàng hóa của mình ở một loạt các quốc gia trên thế giới. Chính vì lẽ đó, các quốc gia đã ý thức xác lập một hệ thống bảo hộ mang tính toàn cầu đối với nhãn hiệu hàng hóa dùng cho các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ.

Thỏa ước Madrid được đàm phán, soản thảo tại Hội nghị ngoại giao các nước Châu Âu và ký kết vào năm 1891.

Những nước nào là thành viên của Thỏa ước Madrid?

Các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid tính đến tháng 1/2004 là 54 nước, bao gồm: Albania, Algeria, Armenia, áo, Azwrbaijan, Belarus, Bỉ, Bhutan, Bosnia và Herzegonina, Blugagia, Trung Quốcm Coatia, Cuba, Sip, Cộng hòa Séc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Ai cập, Pháp, Đức, Hungary, Iran, Ý, Kadacxtan, Kenya, Kiếcghizia, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambic, Netherland, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Moldova, Rumani, Liên Bang Nga, San Marino, Serbia và Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Sudan, Swaziland, Thụy Sĩ, Taghikixtan, Cộng hòa Macedonia, Ukraine, Udơbekistan và Việt Nam.
Tổ chức, cá nhân Việt Nam nào có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid?

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp ở Việt Nam.

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam có trụ sở hay cơ sở kinh doanh hợp pháp đóng tại bất kỳ một nước nào là thành viên của Thỏa ước Madrid.

+ Cá nhân Việt Nam định cư ở một nước là thành viên của Thỏa ước Madrid .

II. THỦ TỤC NỘP ĐƠN
Điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid là gì?

Muốn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH, trước hết nhãn hiệu của bạn phải được bảo hộ ở Việt Nam, tức là nhãn hiệu của bạn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) cấp Giấy chứng nhận đăng ký NHHH. Trong trường hợp đó, đăng ký ở Việt Nam được gọi là đang ký quốc gia và Việt Nam được goi là nước xuất xứ.

Nếu bạn là một pháp nhân Việt Nam đang có hoạt động sản xuất kinh doanh ở một nước là thành viên của Thỏa ước Madrid, ví dụ như Liên Bang Nga, nếu muốn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH thì trước hết nhãn hiệu của bạn phải được đăng ký tại Liên Bang Nga. Trong trường hợp đó Liên Bang Nga được gọi là nước xuất xứ.

Bạn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH ở đâu?

Đơn đăng ký quốc tế NHHH được nộp cho Văn phòng Quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Đối với các doanh nghiệp hay cá nhân Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, đơn đăng ký quốc tế NHHH phải được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), địa chỉ: 384 – 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc bạn cũng có thể yêu cầu các Đại diện sở hữu công nghiệp, ví dụ như Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh (Pham & Associates), địa chỉ: số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, giúp bạn làm các thủ tục nộp đơn quốc tế tại Cục SHTT.

Những đơn quốc tế do người nộp đơn trực tiếp nộp cho Văn phòng Quốc tế mà không thông qua cơ quan đăng ký quốc gia sẽ không được chấp nhận và sẽ bị gửi trả lại cho người nộp đơn.

Đơn đăng ký quốc tế NHHH được làm bằng ngôn ngữ nào?

Đơn quốc tế nhất thiết phải được làm bằng ngôn ngữ duy nhất là tiếng Pháp theo mẫu MM1 của Văn phòng Quốc tế. Bạn có thể lấy mẫu đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc truy cập vào website: www.wipo.org/madrid/form. Các thông tin trình bày trong đơn phải được đánh máy hoặc được làm trực tiếp trên máy tính. Văn phòng Quốc tế không chấp nhận đơn viết tay bình thường.

Những thông tin cần khai trong đơn quốc tế là gì?

Dưới đây là một số thông tin cơ bản mà người nộp đơn cần phải khai trong đoơ quốc tế:
+ Tên của người nộp đơn: nếu người nộp đơn là cá nhân thì phải khai tên họ trước, sau đến tên đệm và tên gọi. Nếu người nộp đơn là pháp nhân thì khai tên đầy đủ như vẫn dùng trong giao dịch. Nếu tên người nộp đơn không phải là tiếng la tinh thì phải chuyển dịch sang tiếng la tinh. Nếu tên công ty không phải là tiếng la tinh thì phải dịch tên công ty sang ngôn ngữ của đơn quốc tế là tiếng pháp.

+ Địa chỉ: địa chỉ của người nộp đơn và địa chỉ liên lạc phải được ghi đầy đủ, rõ ràng. Nếu có thể cần cung cấp cả số điện thoại, fax và địa chỉ e-mail.

+ Thông tin về người đại diện: nếu đơn quốc tế được làm thông qua người đại diện SHCN thì các thông tin về người đại diện như tên đại diện, địa chỉ, số điện thoại, fax và e-mail phải được khai đầy đủ.

+ Các thông tin khác về người nộp đơn: phải đánh dấu vào những ô trống thích hợp như: người nộp đơn có trụ sở kinh doanh ở nước mà cơ quan đăng ký của nước đó là nước nhận đơn quốc tế; người nộp đơn không có trụ sở ở nước là thành viên Thỏa ước nhưng cư trú ở nước mà cơ quan đăng ký của nước đó là nước nhận đơn; hoặc người nộp đơn không có trụ sở kinh doanh cũng không cư trú ở nước thành viên Thỏa ước nhưng mang quốc tịch của nước mà cơ quan đăng ký của nước đó nhận đơn.

+ Các thông tin về nhãn hiệu xin đăng ký quốc tế; mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, số đơn, số đăng ký, ngày nộp đơn, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở nước xuất xứ, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ.

+ Chỉ định các nước yêu cầu bảo hộ: nếu người nộp đơn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ ở một hay nhiều nước thành viên khác thì phải chỉ định rõ tên những nước đó và đánh dấu vào ô trống thích hợp.

+ Chữ ký của người nộp đơn: Cục SHTT sẽ yêu cầu người nộp đơn hoặc đại diện của người nộp đơn ký vào đơn.

Kê khai danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn quốc tế như thế nào?

Danh mục hàng hóa, dịch vụ liệt kê trong đơn quốc tế có thể giống hoặc thu hẹp hơn danh mục hàng hóa dịch vụ nêu trong đăng ký quốc gia. Nhưng danh mục không được phép rộng hơn hoặc bổ sung thêm những hàng hóa, dịch vụ khác với đăng ký quốc gia.
Nộp lệ phí đăng ký quốc tế ở đâu?

Tại thời điểm nộp đơn quốc tế cho Cục SHTT, người nộp đơn phải nộp một khoản lệ phí xử lý đơn quốc tế (bằng đồng Việt Nam) cho Cục SHTT. Sau khi đơn quốc tế được Cục SHTT xử lý (ví dụ kiểm tra đối chiếu các thông tin trong đơn với đăng ký nhãn hiệu trong đăng bạ quốc gia, kiểm tra hình thức đơn, đóng dấu xác nhận của Cục SHTT…) và gửi cho Văn phòng quốc tế, Cục SHTT sẽ đồng thời thông báo cho người nộp đơn lệ phí đăng ký quốc tế mà người nộp đơn phải trả (được tính bằng France Thụy sĩ), địa chỉ và tài khoản của WIPO. Khoản lệ phí cụ thể được tính căn cứ vào nhiều yếu tố ví dụ như nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu đen trắng hay nhãn hiệu màu, số nhóm sản phẩm xin đăng ký và số nước chỉ định yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận được thông báo, người nộp đơn phải trực tiếp thanh toán khoản lệ phí phải nộp cho Văn phòng Quốc tế. Hình thức thanh toán có thể bằng chuyển khoản hoặc séc.

Bạn có thể tham khảo lệ phí đăng ký quốc tế tại website:
www.wipo.org/madrid/fees
III. XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ
Đơn quốc tế được xử lý ở Cục SHTT như thế nào?

Cục SHTT là cơ quan đăng ký quốc gia của Việt Nam có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid. Sau khi nhận đơn, Cục SHTT sẽ xác nhận ngày nộp đơn ở Việt Nam của đơn quốc tế, sau đó tiến hành kiểm tra và xác nhận các thông tin nêu trong đơn là đúng với các thông tin tương ứng trong đăng bạ quốc gia. Sau đó đơn quốc tế sẽ được Cục SHTT gửi cho Văn phòng Quốc tế ở Giơ-ne-vơ trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đơn quốc tế được xử lý ở Văn phòng Quốc tế như thế nào?

Trong thời hạn từ 3-5 tháng kể từ ngày Văn phòng Quốc tế nhận được đơn, đơn quốc tế được kiểm tra xem có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức hay không, các sản phẩm, dịch vụ có được phân loại đúng hay không. Văn phòng quốc tế không xét nghiệm xem nhãn hiệu trong đơn có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không, hoặc nhãn hiệu có trùng lặp hay tương tự với nhãn hiệu quốc tế khác đã đăng ký hay không. Việc xét nghiệm này thuộc nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký quốc gia của các nước được chỉ định.

Nếu đơn không có sai sót gì và đáp ứng mọi yêu cầu, Văn phòng quốc tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế, đăng ký nhãn hiệu vào Đăng bạ Quốc tế, công bố đăng ký quốc tế trên Công báo quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời gửi hồ sơ đơn quốc tế đến các nước được chỉ định trong đơn để đơn được xét nghiệm theo luật nhãn hiệu hàng hóa của từng nước.

Ngày đăng ký quốc tế là ngày nào?

Ngày đăng ký quốc tế là ngày bạn nộp đơn quốc tế cho Cục SHTT với điều kiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn, Văn phòng Quốc tế nhận được đơn của bạn do Cục SHTT gửi đến. Nếu trong vòng 2 tháng đó mà Văn phòng Quốc tế không nhận được đơn của bạn thì ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày thực tế Văn phòng Quốc tế nhận được đơn quốc tế.

Quá trình xét nghiệm đơn quốc tế có được diễn ra ở các nước chỉ định như thế nào?

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các nước được chỉ định sẽ tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ theo qui định của luật nhãn hiệu nước mình sau khi nhận được thông báo của Văn phòng Quốc tế về yêu cầu bảo hộ đăng ký quốc tế tại nước họ. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Quốc tế, cơ quan đăng ký quốc gia của nước chỉ định có quyền gửi cho Văn phòng Quốc tế thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại lãnh thổ nước mình. Nếu sau thời hạn 12 tháng nói trên, Văn phòng quốc tế không nhận được thông báo từ chối thì nước đó mất quyền từ chối và nhãn hiệu đương nhiên được bảo hộ tại nước đó.

Nếu nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở một hay vài nước thì có bị từ chối ở các nước chỉ định còn lại không?

KHÔNG. Nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở nước nào thì chỉ không được bảo hộ ở nước đó và vẫn được bảo hộ ở các nước chỉ định khác nếu các nước đó không thông báo từ chối bảo hộ trong thời hạn 12 tháng như đề cập ở câu trên.
IV. BẢO HỘ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ
Thời hạn bảo hộ của một đăng ký quốc tế là bao nhiêu năm?

Đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế và có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 20 năm.

Chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế khi nào?

Trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn hiệu lực, chủ sở hữu phải làm đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế. Đơn gia hạn được làm theo mẫu đơn MM11 và nộp cho Văn phòng Quốc tế thông qua Cục SHTT. Chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn.

Mối liên hệ giữa đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia là gì?

Trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký quốc tế, hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký quốc gia ở nước xuất xứ. Tức là nếu nhãn hiệu đăng ký ở Việt Nam bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ thì đăng ký quốc tế của nhãn hiệu đó cũng bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ. Sau thời hạn 5 năm, nhãn hiệu đăng ký quốc tế mới trở nên độc lập với nhãn hiệu đăng ký quốc gia.

Có thể mở rộng đăng ký quốc tế sang các nước khác ngoài những nước đã được chỉ định trong đơn quốc tế được không?

CÓ, với điều kiện các nước đó cũng là thành viên của Thỏa ước Madrid. Bạn phải làm đơn theo mẫu MM4 của Văn phòng Quốc tế và nộp cho Cục SHTT kèm theo lệ phí. Bạn có thể lấy mẫu đơn tại website: www.org/madrid/forms

Khi có những thay đổi liên quan đến đăng ký quốc tế thì phải làm gì?

Khi có những thay đổi liên quan đến đăng ký quốc tế, chủ sở hữu phải ghi nhận sửa đổi đó tại Văn phòng quốc tế bằng cách nộp đơn yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông qua Cục SHTT. Những thay đổi sau cần phải được ghi nhận tại Văn phòng quốc tế:

+ Chỉ định mở rộng thêm phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở những quốc gia thành viên khác;

+ Giới hạn danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;

+ Thay đổi về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu;

+ Thay đổi tên và địa chỉ của chủ sở hữu

Những thay đổi sau khi được ghi nhận sẽ được đăng trên Công báo về Nhãn hiệu hàng hóa quốc tế của WIPO.

Có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế được không?

CÓ. Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế cho cá nhân hoặc pháp nhân khác với điều kiện cá nhân hoặc pháp nhân chuyển nhượng phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:

+ Mang quốc tịch của nước là thành viên Thỏa ước Madrid;

+ Cứ trú tại nước là thành viên Thỏa ước Madrid; hoặc

+ Có cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả ở nước là thành viên Thỏa ước Madrid.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu phải được ghi nhận ở Văn phòng quốc tế của WIPO.

Ghi nhận việc chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) nhãn hiệu đăng ký quốc tế được thực thực hiện tại cơ quan đăng ký quốc gia của bên nhận li-xăng và tuân thủ theo pháp luật quốc gia của nước đó. Kể từ ngày 1/4/2002, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể được ghi nhận tại Văn phòng quốc tế của WIPO nếu cơ quan đăng ký quốc gia của nước tại nhận li-xăng chấp nhận điều đó.

Đăng ký quốc tế có thể bị hủy bỏ hay đình chỉ hiệu lực không?

CÓ. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực theo qui định pháp luật quốc gia của nước được chỉ định. Đăng ký quốc tế bị hủy bỏ hiệu lực ở nước nào thì chỉ bị mất hiệu lực ở nước đó và hiệu lực của đăng ký quốc tế đó không bị ảnh hưởng ở các nước chỉ định còn lại. Cơ quan đăng ký quốc gia sau khi hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế phải thông báo việc hủy bỏ đó cho Văn phòng quốc tế.
V. THỰC THI QUYỀN
Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ như thế nào?

Kể từ ngày được đăng ký quốc tế, việc bảo hộ đối với nhãn hiệu tại tất cả các nước theo Thỏa ước phải được thực hiện tương tự như đối với nhãn hiệu được nộp đơn trực tiếp tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các nước đó và tuân thủ theo pháp luật quốc gia của từng nước chỉ định.